El concepto legal de marca viene referido en el art. 4.1 de nuestra Ley de Marcas: “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las de otras”.
La propiedad de una marca ofrece a su titular el derecho principal de su utilización exclusiva. La exclusividad garantiza la función básica de indicar el origen empresarial de los productos o servicios. El derecho a la utilización exclusiva tiene una doble dimensión:
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Positiva. Atribuye a su titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el tráfico económico (art. 34.1 LM). No es una simple declaración programática sin consecuencias jurídicas prácticas porque:
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Al estar permitido el uso, su titular puede poner en práctica una política de intenso uso comercial y publicitario con el fin de dotar de notoriedad o renombre a la marca.
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Permite cumplir con la carga legal del uso de la marca y eludir así la sanción de la caducidad.
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Quien quiera actuar contra el titular de la marca, previa o simultáneamente, deberá ejercitar la acción de nulidad de la marca.
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Puede ceder, gravar, embargar o licenciar la marca de la que es titular.
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Negativa. Es el llamado ius prohibendi. A esta dimensión se refiere el art. 34.2 LM cuando dice que el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, la utilicen en el tráfico económico.
La marca es muy vulnerable porque una idea puede ser aplicada de forma simultánea en diferentes lugares y por varios sujetos al mismo tiempo. Por este motivo, el titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones por infracción de marca, contra los que realicen actos que atenten contra su derecho.
Las principales acciones, dirigidas a la protección de la marca, son:
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La acción de cesación (art. 41.1.a LM)
Uno de los principales objetivos del titular de la marca es que el sujeto infractor no mantenga la agresión en el futuro. De ahí que se reconozca como una de las acciones a favor del titular la de cesación de los actos que violen su derecho.
La acción de cesación reqyuiere que el acto infractor subsista en ejecución de la conducta ilícita al tiempo de interponer la demandad. Para hacer efectivo el pronunciamiento sobre el acto infractor se aplicará la indemnización coercitiva prevista en el art. 44 LM (no inferior a 600 € por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación).
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La acción de remoción (art. 41.1.c LM)
Con la acción de remoción se pretende la adopción de las medidas necesarias para evitar que las conductas anteriores sigan produciendo efectos (por ejemplo, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etc). Se trata de retirar del tráfico económico cualquier producto o servicio identificado con el signo infractor, en cuanto estén en el mercado; no, cuando ya no estén en poder del consumidor.
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La acción de destrucción (art. 41.1.d LM)
El apartado c) del art. 41.1 LM prevé la destrucción o la cesión con fines humanitarios, a elección del actor y a costa del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor. La destrucción es la alternativa a la cesión con fines humanitarios y se exceptúan los casos en los que pueda ser eliminado el signo sin afectar al producto o cuando produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o propietario. En caso de optar por la cesión con fines humanitarios deberán salir los productos del tráfico económico.
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La acción de difusión (art. 41.1.e LM)
Esta acción pretende la publicación de la sentencia, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas, con la finalidad de proteger la buena imagen de la marca. Para que ello se haga, se tendrá que demostrar la existencia de personas interesadas o la conveniencia de la publicación.
e. La acción de indemnización (art. 41.1.b LM)
Con esta acción se pretende que la infractora indemnice al titular de la marca por los daños y perjuicios sufridos. La indemnización comprende no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular a causa de la violación.
El primer concepto a indemnizar es el daño. El daño material es la efectiva disminución del patrimonio del titular de la marca. El daño moral no existe en la marca, en atención a su naturaleza. Otra cosa es el daño en el prestigio, con el que se protege la buena imagen de la marca incluyendo dos supuestos ejemplificativos: por la realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados y por una presentación inadecuada en el mercado.
El siguiente concepto a indemnizar es el de las “ganancias dejadas de obtener”: no siempre se dejan de obtener beneficios como consecuencia de la infracción pues el riesgo de confusión previsto en el art. 34.2.b LM puede ser abstracto, porque el ámbito territorial de los productos identificados con la marca y el signo infractor puede no coincidir, porque falta el uso de la marca protegida o porque puede concurrir algún supuesto de compensatio lucri cum damno. Ante la dificultad de probar directamente estas ganancias que se dejan de obtener, se acepta la prueba indiciaria.
Para determinar la cuantía de los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación, hay los siguientes criterios, a elección del perjudicado:
- la cifra de negocios de la infractora, la incidencia en la actividad del titular, y la determinación de las ganancias dejadas de obtener.
- los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. No deberían computarse en los gastos, los estructurales para el resto de las actividades.
- el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho. Es la llamada regalía hipotética. Exige la practica de dictamen pericial y parte de una ficción jurídica pues supone que el titular de la marca ha otorgado una licencia al infractor pese a la evidencia de que ello no ha acontecido. Cumple dos finalidades: impide el beneficio del infractor por el ahorro de la regalía hipotética y permite al titular recuperar la ganancia dejada de obtener.
- permite obtener una indemnización mínima consistente en el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. La prueba será para obtener una indemnización mayor.